Análisis sobre la modificatoria al Decreto Legislativo N° 1075 – Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial
Con fecha 30 de diciembre de 2016, se publicó el Decreto Legislativo N° 1309 como parte de una serie de Decretos Legislativos que el Ejecutivo emitió en materia de simplificación administrativa.
En materia de Propiedad Intelectual, el Decreto Legislativo N° 1309 promueve la reducción de costos para el administrado, generando celeridad en la tramitación de una serie de procedimientos que son competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI), además de clarificar una serie de formalidades que no estaban reguladas de manera expresa en el Decreto Legislativo N° 1075.
A continuación realizaremos el análisis sobre la referida modificatoria y los comentarios respectivos (adjuntamos matriz de ambos Decretos Legislativos, resaltando los cambios: cuadro-comparativo-dl-1309-y-dl-1075-1)
1.- Comisiones de Signos Distintivos e Invenciones y Nuevas Tecnologías
Con la modificatoria que introduce el Decreto Legislativo N° 1309, se hace mención que los procedimientos contenciosos son conocidos por la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías y la Comisión de Signos Distintivos, de conformidad a sus ámbitos de competencia, lo cual ya estaba regulado a través del Decreto Legislativo N° 1033.
Un aspecto nuevo que la modificatoria introduce es que la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías a partir de ahora conoce en segunda instancia los recursos de apelación sobre solicitudes de registro de elementos de propiedad industrial en los que no se haya formulado oposición, agotándose la vía administrativa. Del mismo modo, para la Comisión de Signos Distintivos, ahora ésta ve en segunda instancia los recursos de apelación sobre resoluciones en primera instancia recaídas en procedimientos no contenciosos.
Como consecuencia, se está aliviando la carga procesal de segunda instancia, es decir de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, limitando su conocimiento a casos exclusivamente contenciosos – en lo que respecta a Signos Distintivos- y a casos de solicitudes de registro en los cuales se hayan formulado oposición – en lo que respecta a Invenciones y Nuevas Tecnologías. Sin embargo, deberíamos estar atentos a la calidad resolutiva de las Comisiones como segunda instancia, en particular para el caso de Invenciones y Nuevas Tecnologías en el cual la presentación de oposiciones contra solicitudes de registro en la práctica eran mejor resueltas – desde el punto de vista técnico y legal- por la segunda instancia administrativa.
2.- Registro de actos
Una de las modificaciones importantes en lo que respecta a los registros de actos que gestionan los órganos de Propiedad Intelectual está relacionada a la emisión de los certificados de registro y los asientos correspondientes a la inscripción de éstos (transferencias, licencias, modificaciones, etc.)
Los certificados de registro de derechos de Propiedad Industrial y los asientos como consecuencia de los actos ahora podrán ser emitidos por medios digitales. Del mismo modo, la Dirección correspondiente podrá poner a disposición del solicitante por medios digitales el certificado o título correspondiente.
Finalmente, una modificación importante es la adición de la acción reivindicatoria como anotación preventiva en la partida del certificado. Ello brinda publicidad al acto lo cual es importante en tanto terceros interesados podrán conocer la situación registral del bien de Propiedad Industrial.
3.- Poderes
Con la modificatoria del Decreto Legislativo N° 1309, ahora solo para el caso de renuncia de un registro se necesitará poder legalizado. Ya no es necesario tener poder legalizado para los supuestos de desistimiento del procedimiento, pretensión o cualquier acto procedimental.
Adicionalmente, se menciona la apostilla de la Haya como alternativa al momento de legalizar el poder. Esta simplemente es una mención expresa de lo que ya ha sido regulado gracias al Convenio de la Haya de la cual el Perú es parte, siendo vinculante a nuestra jurisdicción desde el Derecho Internacional.
4.- Consentimiento de la resolución
Respecto al consentimiento de la resolución, la modificatoria del Decreto Legislativo N° 1309 tiene como objetivo precisar que la emisión del certificado, dentro de procedimientos no contenciosos, la realiza la Dirección de Signos; sin embargo, es importante precisar que la Dirección de Signos siempre ha sido la encargada de emitir los certificados o títulos correspondientes, cualquiera sea el tipo de procedimiento.
5.- Cotejo de marcas
Se modifica el Decreto Legislativo N° 1075 en lo que respecta al cotejo de marcas. Previamente a la modificatoria, en el caso de cotejo de marcas denominativas vs. mixtas se aplicaban los criterios señalados en los artículos 45 y 47.
Con el Decreto Legislativo N° 1309 se elimina el artículo 47 y se reemplaza por el artículo 48. Con esta nueva modificación, se añaden todos los criterios establecidos desde el artículo 45 hasta el mismo artículo 48, es decir los criterios correspondientes a marcas figurativas y mixtas. Ahora, el cotejo será mucho más complejo, generando una mayor cantidad de aristas que el examinador o funcionario de turno tendrá que analizar con la finalidad de llegar a una resolución mucho más certera.
6.- Presentación de solicitud de registro de marcas y examen de forma
Se modifica el Decreto Legislativo N° 1075 en lo concerniente a la presentación de la solicitud de registro de marca; se tiene como fecha de presentación la de su recepción por la Unidad de Trámite Documentario, es decir por Mesa de Partes, lo cual ya se daba en la práctica. Sin embargo, por una cuestión formal se ha excluido a la Dirección como receptora de la solicitud de registro para indicar la fecha de presentación.
Adicionalmente, se ha precisado como un requisito de fecha de presentación, la indicación del día de pago y el número de constancia de pago de la tasa correspondiente. Anteriormente bastaba con presentar el comprobante de pago. Consideramos que el objetivo de la modificación es evitar contratiempos, en particular por un potencial extravío del comprobante.
De otro lado, se han eliminado los 15 días de revisión sobre los requisitos formales y se han mantenido los 60 días hábiles; sin embargo el Decreto Legislativo N° 1309 ha incorporado los plazos mencionados en el artículo 52-A haciendo remisión a los artículos 138 y 139 de la Decisión 486, los cuales cubren los mismos supuestos que el artículo 52. Consideramos que se debió eliminar el tenor del artículo 52 y reemplazarlo por el contenido del artículo 52-A.
Asimismo, con la incorporación del artículo 52-B, se le brinda la oportunidad al administrado de precisar información inexacta de la solicitud a pesar de haber cumplido con los requisitos del 52-A en un plazo de 10 días hábiles prorrogables por una sola vez.
7.- Presentación de solicitud de renovación de marca y subsanación de irregularidades
El Decreto Legislativo N° 1309 incorpora, a través del artículo 61-A, las formalidades de los artículos 50 y 51 para las solicitudes de renovación de marcas. En relación a la subsanación de irregularidades, el artículo 61-B incorpora disposiciones que ya están presentes en la Ley del Procedimiento Administrativo General- Ley 27444, es decir el plazo de 30 días hábiles para subsanar irregularidades y el plazo de 2 días hábiles para cumplir con el pago.
8.- Oposición
Para el caso de presentación de oposición, ahora solo se debe indicar el día del pago y el número de constancia de pago de la tasa correspondiente, ya no es necesario adjuntar el comprobante de pago por las razones expuestas en el acápite anterior.
Asimismo, para el caso de oposiciones andinas se señala que solo es necesario presentar copia de certificado o de la solicitud de registro del país miembro, dicho aspecto no estaba regulado (sin embargo, era ya una práctica establecida por la Dirección de Signos) ni en el Decreto Legislativo N° 1075 ni en la Decisión 486.
Se añade que el poder no podrá ser exigido en caso la Dirección de Signos la pueda obtener. Es un claro ejemplo de simplificación administrativa que ahorra costos y tiempo al administrado.
Para el caso de subsanación de requisitos de oposición, dan 02 días hábiles para indicar el día del pago y número de constancia de pago de la tasa correspondiente (antes se solicitaba el comprobante de pago) y los fundamentos en que se sustenta la oposición, lo cual ya está regulado en el Decreto Legislativo N° 1075. Del mismo modo, en caso de incumplimiento de la presentación de la copia del certificado de la marca registrada vigente o de la solicitud de registro en trámite, se dan 02 días hábiles, bajo apercibimiento de no considerar dicho argumento como fundamento de la oposición y de ser el caso, tener como no presentada la oposición andina.
9.- Modificación de registro
Para el caso de cesiones de solicitudes de registro, el cesionario debe apersonarse al procedimiento señalado un representante en caso corresponda y un domicilio para diligenciar notificaciones. En caso la solicitud sea respecto a un nombre comercial, el solicitante debe acreditar la transferencia de la empresa.
En caso de licencia de marcas, para que proceda el registro, ésta debe estar por escrito y además le son aplicables las formalidades establecidas en el artículo 14 de Decreto Legislativo N° 1075 (modificaciones que resulten de un contrato)
Para el caso de subsanación de irregularidades de las solicitudes de modificación de registro, en caso no se subsanen dentro del plazo de 60 días hábiles, la solicitud se considera abandonada. En caso no se pague la tasa luego del plazo de 02 día hábiles, la solicitud se considera como no presentada.
En lo referido a la modificación del representante (antes denominado nombre) o domicilio procesal del titular de registro; el titular del signo distintivo debe informar a la Dirección de Signos dentro del expediente donde se haya hecho la modificación. Anteriormente, no se especifica el medio en el cual se debe informar sobre el cambio.
10.- Cancelación de registro de una marca
Para el caso de cancelación de registro de una marca, en caso no se haya adjuntado poder se tienen 60 días hábiles para presentarlo, caso contrario se tiene como no presentada. Cabe recordar que nuevamente se hace énfasis que el poder no podrá ser exigido si la Dirección de Signos Distintivos la pueda obtener.
En caso se presente cancelación como medio de defensa, dicha acción tiene que ser invocada al momento de ser contestada la oposición en el mismo expediente. Para ello, la solicitud de cancelación debe indicar el día del pago y el número de constancia de pago de la tasa.
En lo que respecta a la notificación de la cancelación, ahora se tiene como opción de domicilio el señalado en cualquier acto modificatorio, lo cual ya no es restrictivo como lo proponía antes el Decreto Legislativo N° 1075, es decir o el domicilio señalado en la solicitud de registro o el domicilio señalado en la solicitud de renovación de la marca.
Adicionalmente, con el Decreto Legislativo N° 1309 se introduce como segunda alternativa de notificación el último domicilio fijado en un proceso de nulidad o cancelación y ya no el edicto, que ahora es una tercera opción.
11.- Renuncia al registro de una marca
El Decreto Legislativo N° 1309 ha incorporado el artículo 64-A que hace referencia a los requisitos de la solicitud de renuncia al registro de una marca, reglamentado la Decisión 486 en lo referido a ese aspecto. Los artículos 64-2 y el 64-3 regulan el tema de plazos, 30 días hábiles para subsanaciones y 2 días hábiles para el pago de la tasa, respectivamente.
12.- Acción reivindicatoria
El artículo 73-A incorpora la acción reivindicatoria. Las formalidades de la acción reivindicatoria deben seguir lo dispuesto por el artículo 8-B (requisitos de solicitud de nulidad) y 54 (oposición). Los comentarios de fondo se pueden encontrar en:
13.- Solicitud de Nulidad
El Decreto Legislativo N° 1309 añade como disposición aplicar el artículo 71.2, es decir la Autoridad Administrativa podrá dar 60 días hábiles al solicitante para presentar poder, caso contrario la solicitud de nulidad se tiene como no presentada. Además se precisa que el poder no debe ser exigido cuando la Dirección de Signos pueda obtenerlo directamente.
Del mismo modo, se incorporaron los artículos 8-B y 8-C. Ambos artículos reglamentan básicamente el procedimiento de nulidad que se encuentra en la Decisión 486 y que antes no estaba regulado en forma completa en el Decreto Legislativo N° 1075. El 8-B incluye los requisitos mínimos de admisibilidad de la acción y el 8-C, temas formales a subsanar. Ya no aplica la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444 como fuente supletoria sino que incluye específicamente el plazo de 2 días para corregir omisiones.
14.- Lema comercial
En el Decreto Legislativo N° 1075 no se había hecho mayor precisión sobre el procedimiento de registro de un lema comercial. Con la modificatoria, se precisa que la solicitud debe especificar el N° de Certificado de Registro de la marca o N° de Expediente, caso contrario se tienen 2 días hábiles para subsanar sino la solicitud del lema comercial queda como no presentada.
Adicionalmente, en caso se solicite la modificación del registro de una marca deberá también hacerse la modificación al lema comercial, caso contrario la solicitud de modificación de registro de la marca no se admitirá a trámite.
Para el caso de vinculación del lema comercial a otra marca del mismo titular en la misma clase, ya no se tomará en consideración el artículo 144 de la Decisión 486 que es la disposición del examen formal de una marca. Con el Decreto Legislativo N° 1309 la vinculación se sujeta al procedimiento de subsanación de irregularidades de modificación de registros; y a la solicitud de modificaciones y formalidades contenidas en el Decreto Legislativo N° 1075.
15.- Nombre Comercial
Con el Decreto Legislativo N° 1309, se especifica la remisión a los artículos 191 y 193 de la Decisión 486, lo cual ya era de aplicación directa.
El cambio más importante tiene que ver con la presentación de medios probatorios. Antes de la modificación no se regulaba el marco sobre los medios probatorios, lo cual ahora se da de la siguiente manera:
- Comprobantes de pago, publicidad o cualquier otro documento que cause convicción sobre el uso real y efectivo del nombre comercial en el mercado
- El signo solicitado debe apreciarse en éstas pruebas
- La fecha de primer uso es el medio probatorio de mayor antigüedad
- En relación a los plazos de presentación, se tienen 10 días hábiles en caso de no presentación, pudiendo solicitar una prórroga de 10 días hábiles
- Para la publicación del signo, se consideran aquellas actividades económicas cuyo uso haya sido acreditado
16.- Denominación de Origen
Con el Decreto Legislativo N° 1309 se obliga al solicitante de la autorización de uso de una denominación de origen que pertenezca al Consejo Regulador correspondiente como requisito previo. Asimismo, para las certificaciones de explotación y características del producto se hace remisión al Reglamento de la Denominación de Origen para el desarrollo de cuestiones técnicas.
17.- Acciones por infracción
Con el Decreto Legislativo N° 1309 se hace expresa la responsabilidad administrativa (incluido los actos de competencia desleal relacionados a bienes de Propiedad Industrial) como objetiva.
Para los casos de procedimientos a solicitud de parte, entre otros requisitos, se hace mención que cuando el derecho se ampare en un nombre comercial (registrado o no) se deben presentar pruebas que acrediten el uso actual, real y efectivo.
En relación a las medidas cautelares que se ejecuten en el local del presunto infractor, el Decreto Legislativo N° 1309 señala que se tienen 2 días hábiles para hacer el pago respectivo. Asimismo, para la solicitud y modificación de medidas cautelares, la modificatoria regula que se deben presentar por el titular del derecho respectivo y deben cumplir con los requisitos de la presentación de denuncia, caso contrario el administrado tiene un plazo de dos días hábiles para subsanar las omisiones bajo apercibimiento de tenerla como no presentada.
En lo que respecta al domicilio para notificar al presunto infractor, se tiene como última alternativa la publicación en el Diario Oficial El Peruano. El literal a.3 desarrolla todo el supuesto, en particular señala que se declara en abandono el procedimiento en caso no se haya cumplido con acreditar las publicaciones. Esto también se aplica para el caso de costas y costos.
Para notificar al denunciante, la modificatoria introduce un nuevo supuesto de notificación a los depósitos temporales autorizados por SUNAT. En caso se presenten medidas cautelares relacionadas con las mercancías en dichos depósitos, la notificación por correo es válida. Para ello, el depósito debe indicar correo electrónico en un plazo de 05 días hábiles bajo apercibimiento de imponerse las sanciones del artículo 116 del Decreto Legislativo N° 1075.
Para el caso de subsanación de omisiones, la modificatoria exceptúa la presentación de pruebas del plazo de dos días hábiles. En relación a la contestación de la denuncia, el denunciante puede presentar pruebas y ampliar sus argumentos hasta antes que el expediente se encuentre en estado de ser resuelto.
18.- Procedimiento de costos y costas
Antes de la modificatoria del Decreto Legislativo N° 1309, el artículo daba una facultad al órgano correspondiente, ahora es una obligación. Además, se regula en forma directa que la parte vencedora debe acreditar los gastos incurridos, lo cual también es aplicable a las oposiciones temerarias.
19.- Recursos
Para el caso de recurso de reconsideración, se amplía el supuesto para expedientes tramitados en las áreas de infracciones (ante se restringía a acciones por infracción) como excepción para interponer recurso de reconsideración.
20.- Sala Especializada en Propiedad Intelectual
Con la incorporación del artículo 136-A, se precisa que la presentación de escritos y documentos deberán ser hasta antes de que el expediente pase a ser resuelto. Dicha etapa será comunicada por la Secretaría Técnica. De otro lado, con la incorporación del artículo 136-D, se hace referencia a la aplicación de las disposiciones del título – Procedimiento ante el Tribunal- a los procedimientos seguidos ante las Direcciones.
Del mismo modo, se hace mención expresa al Principio Procesal de Reformatio in Pejus o de reforma en peor con la incorporación del artículo 136-B.
De otro lado, con la incorporación del artículo 140 al Decreto Legislativo N° 1075, se hace expresa mención al cuestionamiento de la resolución que agota la vía administrativa ante el Poder Judicial por medio del Proceso Contencioso Administrativo.
21.- Funciones del Secretario Técnico
Con el Decreto Legislativo N° 1033 y su Reglamento, se regularon las funciones de la Secretaría Técnica pero no se llegaron a precisar las funciones del Secretario. Con la incorporación del artículo 139 se regulan las funciones de este último.
22.- Otras incorporaciones
Finalmente, hacemos mención a otras incorporaciones del Decreto Legislativo N° 1309 que consideramos no merecen mayores comentarios de fondo. Con el artículo 122-A, se regula el tratamiento a las pruebas físicas y con el artículo 136-C se regulan la inadminisbilidad de devolución de cédulas. Con la incorporación del artículo 24-A, se brinda la posibilidad al administrado de indicar casilla electrónica para ser notificado, por lo cual se simplifican los tiempos de los procedimientos.
