¿Cómo es el procedimiento de registro de una marca ante Indecopi?

PRIMER ESCENARIO
Un procedimiento rápido sin mayores sorpresas

1. Se presenta la solicitud de registro de la marca. Ver enlace: https://www.indecopi.gob.pe/marcas-como-lo-hago

en Mesa de Partes de algunas de las sedes de Indecopi. Ver enlace: https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/registro-de-marcas-en-linea

o en forma virtual. Ver enlace: https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/registro-de-marcas-en-linea

En ambos casos, la solicitud debe ser dirigida a la Dirección de Signos distintivos de Indecopi. Luego de presentada la solicitud, se le entregará, o se generará automáticamente en caso haya utilizado el medio virtual, un cargo de recepción con fecha, hora y número de expediente.

2. Dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, el expediente entra a la etapa de examen de forma en la cual un examinador verificará si la solicitud de registro de marca cumple con los siguientes requisitos:

  1. Reproducción de la marca en caso se trate de una marca mixta, tridimensional, figurativa o marca denominativa con grafía especial.
  2. El poder de representación en caso corresponda.
  3. El comprobante de pago de la tasa. Ver enlace: https://www.indecopi.gob.pe/tupa
  4. Nombre y dirección del solicitante
  5. Indicación de la clase y su correspondientes productos o servicios. Existe un clasificador internacional denominado Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza que contiene 45 clases. Ver enlace: https://www.rtmperu.com/clasificacion-de-niza/

3. En caso la solicitud haya cumplido desde un inicio con los requisitos mínimos, el expediente se publicará en la Gaceta Electrónica de Indecopi. Ver enlace: https://servicio.indecopi.gob.pe/gaceta/

Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

4. Luego de transcurrido los 30 días hábiles y en caso no se hayan presentado oposiciones, el expediente ingresará a la etapa de examen de fondo en la cual se analizará la registrabilidad de la marca. En esta etapa el examinador verificará los siguientes puntos:

  1. Si la marca no se encuentra en ninguno de los supuestos de las prohibiciones absolutas. Ver enlace: https://www.rtmperu.com/prohibiciones-deberia-conocer-al-momento-registrar-marca/
  2. En caso pase el referido filtro, se deberá analizar si la marca infringe algún derecho de tercero, es decir si la marca genera riesgo de confusión con otras marcas ya otorgadas o en trámite con un mejor derecho de prelación (fecha de presentación anterior). Ver enlace: https://www.rtmperu.com/tu-marca-genera-riesgo-de-confusion-con-la-mia-el-caso-serendipity/

Para este caso, se analizarán dos supuestos:

  • Si la marca presentada a registro guarda similitud con otras marcas relevantes de los antecedentes registrales con relación a los siguientes criterios de análisis: fonético, gramatical, gráfico y conceptual.
  • Si la marca presentada a registro tiene conexión competitiva con otras marcas relevantes de los antecedentes registrales, es decir si los servicios o productos de la marca comparten canales de distribución, perfil de consumidor, medios de publicidad, entre otros criterios, con las marcas de los antecedentes. Para ello será relevante analizar los productos y/o servicios descritos en las clases respectivas.

5. En caso la marca solicitada a registro no esté incursa en los dos supuestos previamente señalados, la Dirección de Signos Distintivos emite Resolución final otorgando el registro de la marca en la clase o clases respectivas. Esta resolución y certificado de registro serán notificados al domicilio del solicitante consignado en la solicitud de registro.

Plazo legal del procedimiento: 180 días hábiles
Duración en la práctica: 3 meses aproximadamente

SEGUNDO ESCENARIO
Un procedimiento con observaciones y oposición

1. Se presenta la solicitud de registro de la marca. Ver enlace: https://www.indecopi.gob.pe/marcas-como-lo-hago

en Mesa de Partes de algunas de las sedes de Indecopi. Ver enlace: https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/registro-de-marcas-en-linea

o en forma virtual. Ver enlace: https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/registro-de-marcas-en-linea

En ambos casos, la solicitud debe ser dirigida a la Dirección de Signos distintivos de Indecopi. Luego de presentada la solicitud, se le entregará, o se generará automáticamente en caso haya utilizado el medio virtual, un cargo de recepción con fecha, hora y número de expediente.

2. Dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, el expediente entra a la etapa de examen de forma en la cual un examinador verificará si la solicitud de registro de marca cumple con los siguientes requisitos:

  1. Reproducción de la marca en caso se trate de una marca mixta, tridimensional, figurativa o marca denominativa con grafía especial.
  2. El poder de representación en caso corresponda.
  3. El comprobante de pago de la tasa. Ver enlace: https://www.indecopi.gob.pe/tupa
  4. Nombre y dirección del solicitante
  5. Indicación de la clase y su correspondientes productos o servicios. Existe un clasificador internacional, denominado Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza que contiene 45 clases. Ver enlace: https://www.rtmperu.com/clasificacion-de-niza/

En caso la solicitud no contenga los requisitos, se le notificará un proveído requiriendo cumplir con los mismos en un plazo de 60 días hábiles siguientes a la fecha de notificación. La Dirección de Signos Distintivos tomará como fecha de presentación aquella en la cual se hubiera cumplido con subsanar lo requerido.

En caso los datos consignados tengan alguna imprecisión, se le notificará un proveído requiriendo cumplir con las correcciones o aclaraciones de estos en un plazo de 10 días hábiles siguientes a la fecha de notificación, prorrogable por 10 días hábiles adicionales por única vez.

En caso no se cumpla con absolver los requerimientos dentro de los plazos señalados, el expediente caerá en abandono.

3. Luego de haber cumplido con absolver los requerimientos o en caso la solicitud haya cumplido desde un inicio con los mismos, el expediente se publicará en la Gaceta Electrónica de Indecopi. Ver enlace: https://servicio.indecopi.gob.pe/gaceta/

Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

4. En caso se presente oposición dentro del plazo mencionado, el opositor tendrá la posibilidad de solicitar un plazo adicional de 30 días hábiles para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Es importante señalar que la oposición se puede basar en una marca registrada o con mejor derecho de prelación de cualquier país miembro de la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia y Ecuador.

Una vez notificada la oposición al solicitante del registro de la marca, este tendrá un plazo de 30 días hábiles para contestar la misma. Tendrá también la posibilidad de solicitar por única vez un plazo adicional de 30 días hábiles.

5. Vencidos los plazos señalados previamente, el expediente ingresará a la etapa de examen de fondo en la cual se analizará la registrabilidad de la marca. En esta etapa el examinador verificará los siguientes puntos:

  1. Si la marca no se encuentra en ninguno de los supuestos de las prohibiciones absolutas. Ver enlace: https://www.rtmperu.com/prohibiciones-deberia-conocer-al-momento-registrar-marca/
  2. En caso pase el referido filtro, se deberá analizar si la marca infringe algún derecho de tercero, es decir si la marca genera riesgo de confusión con otras marcas ya otorgadas o en trámite con un mejor derecho de prelación (fecha de presentación anterior). En este punto, se analizará los argumentos del opositor.

Para este caso, se analizarán dos supuestos:

  • Si la marca presentada a registro guarda similitud con otras marcas relevantes de los antecedentes registrales (incluyendo la del opositor) con relación a los siguientes criterios de análisis: fonético, gramatical, gráfico y conceptual.
  • Si la marca presentada a registro tiene conexión competitiva con otras marcas relevantes de los antecedentes registrales (incluyendo la del opositor), es decir si los servicios o productos de la marca comparten canales de distribución, perfil de consumidor, medios de publicidad, entre otros criterios, con las marcas de los antecedentes. Para ello será relevante analizar los productos y/o servicios descritos en las clases respectivas.

Para ambos casos ver enlace: https://www.rtmperu.com/criterios-para-el-analisis-de-riesgo-de-confusion/

Sólo si la marca presentada a registro se encuentra incursa en los dos supuestos previamente señalados, se concluye que existe riesgo de confusión. Por tanto, la Comisión de Signos Distintivos emite una resolución denegando el registro de la marca en primera instancia administrativa.

6. Se tiene un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución para interponer recurso de apelación ante la Sala Especializada de Propiedad Intelectual de Indecopi.

Plazo legal del procedimiento: 180 días hábiles
Duración en la práctica: 7 meses aproximadamente